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EL SIGNO NO DISTINTIVO PUEDE POSEER CARÁCTER DE MARCA SI TIENE UN USO SUFICIENTE EN EL COMERCIO

Tribunal del Indecopi se pronuncia a raíz del inicio de un procedimiento de inscripción.

Un signo desprovisto de capacidad distintiva puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera tal que permita a un particular interesado considerar que en la práctica sí posee esa capacidad.

Este constituye el principal criterio jurisprudencial administrativo contenido en la Resolución N° 0039-2015/TPI-INDECOPI emitida por la Sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Así, este colegiado define la figura jurídica denominada en derecho comparado como secondary meaning.

Procedimiento

La citada resolución fue expedida a raíz de la solicitud de registro de un signo como marca constituido por una letra sobre el cual su titular indicaba durante el procedimiento administrativo de inscripción que poseía aptitud distintiva porque tenía capacidad para diferenciar los productos y servicios que ofrecía respecto de otros de igual o similar naturaleza, explicó José Yataco, especialista en Derecho Corporativo al comentar aquel fallo de la mencionada sala.

A criterio de este colegiado no corresponde en un procedimiento de registro de marca evaluar si el signo del solicitante es o no notoriamente conocido. Este argumento solo puede ser invocado en un procedimiento de esta naturaleza, en virtud al artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita, como ocurre en el presente caso, detalló Yataco.

Para la sala administrativa, la calificación de una marca notoriamente conocida puede constituir la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional.

Sin embargo, considera que dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los requisitos exigidos por ley.

Así, la sala afirma que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones fijadas en la Decisión 486.

En ese contexto, Yataco indicó que el colegiado refiere que se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originalmente desprovisto de capacidad distintiva se convierte –por consecuencia fundamentalmente del uso– en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

Por ende, a raíz de una campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva y que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, luego puede ser distintiva y permitir tal identificación.

Fuente: El Peruano.

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